発明がどの程度であり、特許として成立する可能性があるのかについては、「新規性」を事前に調べることになる。「新規性」は「進歩性」と共に特許の成立要件の一つである。「新規性」は、「同一の技術的概念が過去に存在していたらそれは特許されない。同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる(39条第1項)」という既定である。まずは、そのために、先行技術調査をするわけであるが、ところが、様々な出願前調査をしていると、見るからに単純なアイデア以外では、同一のものがあった、と言える先行技術にはほとんど出くわさない。そうすると、発明されたもののほとんどが「新規性」を有する発明であって、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（いわゆる当業者）が、公知技術に基づいて容易に発明をすることができた、という論理立ての必要な「進歩性」での判断を必要とするのであろうか?

ところが、実際の特許庁の審査では新規性による拒絶も多くみられる。これは一体どういうことか?　特許庁の審査官は、新規性及び進歩性の判断をするに当たり、請求項に係る発明の認定と、引用発明の認定とを行い、次いで、両者の対比を行う。対比の結果、相違点がなければ、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断し、相違点がある場合には、進歩性の判断を行うこととなっている。民間で実施する出願前調査では、このうち「請求項に係る発明の認定」というプロセスがなされていない、認定への根拠となる請求項が存在しないのである。つまり、発明提案書で表現されていることが、クレーム化されておらず、またそのクレームを解釈する詳細な説明がないのであるから、そもそも認定にはぶれがある。更に、実際に出願されている特許の多くは、権利範囲を広くするために、発明の上位概念をクレーム化し、直接的な発明を下位クレームで準備することがあるが、提案書の段階では、このような知財戦略的な上位の技術概念を発明者が提案するということは少ない。

発明の書面化には労力がかかり、それをコスト面から省略するという前提がある。そのための出願前調査でもある。「発明の仮認定による先行技術調査」と呼ぶのが正しいかも知れないこの出願前調査は、どうすれば、最適に実施できるのか?　発明者に請求範囲を書かせるのは現実的ではない。しかし、発明提案書のフォーマットでは、「発明のポイント(請求の範囲に該当する要旨):発明を特定するための事項の内、重要なものを記入してください」とした欄があるのが一般的であるが、ここに、必須ではない項目として「上位概念(より広く権利化できれば良いと考えている点)」の欄を加えておくのが現実的対応ではないかと思う。